17 września 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął ostatecznie spór w zakresie rejestracji znaku towarowego MESSI, o co we sierpniu 2011 r. do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wnioskował piłkarz Lionel Andrés Messi Cuccittini. Sprzeciw od zarejestrowania znaku towarowego na rzecz zawodnika ze stolicy Katalonii, złożył właściciel znaku towarowego MASSI, który również był zastrzeżony w celu sprzedaży sportowych strojów i sprzętu. Sprawa po przejściu wszystkich instancji, skończyła się w TSUE we wrześniu tego roku rozstrzygnięciem pozytywnym dla zdobywcy sześciu złotych piłek (pomimo przegranej na początku postępowania).
Trybunał zajmował się kilkoma kwestiami jak np. określeniem odpowiedniego kręgu odbiorców pry ocenianiu możliwego wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terenie ochrony znaku oraz kwestiami dotyczącymi możliwości zastosowania poszczególnych, wcześniejszych orzeczeń Trybunału do niniejszej sprawy. Kluczowym jednak wątkiem w całej sprawie, był pogląd wyrażony przez Sąd Unii Europejskiej, poparty w ostatecznym orzeczeniu Trybunału o tym, że renoma nazwiska kompensuje wizualne i fonetyczne podobieństwa pomiędzy dwoma oznaczeniami.
Trybunał orzekał na podstawie Rozporządzenia Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. i większość rozważań opierało się o art. 8 ust. 1 lit b. tego rozporządzenia, zgodnie z którym nie rejestruje się znaku towarowego: ,,z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.”
Bez wątpienia oznaczenie MASSI (znak zarejestrowany przed MESSI) oraz MESSI cechują się znaczną dozą podobieństwa – zarówno fonetycznie, jak i wizualnie (w niektórych regionach Europy, oba wyrazy odczytuje się w ten sam sposób - na co wskazywał skarżący właściciel marki MASSI). Sąd, i za nim Trybunał, stwierdziły jednak, że samo podobieństwo nie jest wystarczające do odmowy rejestracji znaku, kluczowe jest wynikające z tego podobieństwa prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Dla oceny znaków pod tym kątem, konieczne jest – stwierdził Trybunał – wzięcie pod uwagę całościowego wrażenia jakie wywołują znaki towarowe, w tym przede wszystkim ich charakterystycznych i dominujących elementów. Trybunał wskazał następnie (powołując się na orzeczenie w sprawie Becker/Harman International Industries, C-51/09), że popularność osoby, która wnosi o rejestrację również może być takim elementem, gdyż może mieć wpływ na sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców.
W niniejszej sprawie Sąd, a potem Trybunał uznały, że popularność Leo Messiego nie budzi żadnych wątpliwości i znajomość jego nazwiska przez przeciętnego konsumenta dokonującego zakupu strojów i sprzętu sportowego jest oczywista. W związku z tym, w ocenie Trybunału, całość okoliczności dotyczącej obu znaków MESSI i MASSI powoduje, że nie mogą być one mylone. Rozgłos dotyczący Pana Messiego Cucittiniego został uznany za kluczowy czynnik wywołujący występowanie znaczącej różnicy koncepcyjnej pomiędzy oznaczeniem ,,messi” oraz ,,massi”.
Uwzględniając powyższe orzeczenie Trybunału (sygn. C-474/18P) warto wskazać na dwa wnioski. Po pierwsze zwykłe podobieństwo wizualne, fonetyczne czy po prostu fizyczne nie musi być decydujące przy ocenie, że dane znaki towarowe są do siebie podobne w sposób mogący wprowadzać w błąd. Konieczna jest znacznie szersza ocena obu znaków i ich znaczenia oraz wpływu. Po drugie czynnikiem wpływającym na ustalenie istnienia różnicy koncepcyjnej pomiędzy fizycznie podobnymi znakami może być popularność jednego z nich lub popularność osoby, z której nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem, dany znak jest tożsamy.
